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2018年7月5日発売

経済産業調査会

改訂8版 化学・バイオ特許の出願戦略

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内容紹介
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化学・バイオ分野における戦略的な明細書の書き方・あり方を、多数の裁判例を基に詳述!
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 本書の著者は、化学の明細書の書き方に関して、日本知的財産協会の研修や日本弁理士会での新人研修などの講師として、多くの初心者の方と接しており、これらの研修の経験に基づき、如何にすれば理解してもらえるかと言った点を念頭に、本書は、わかりやすく執筆されております。

 本書は、以下の点を特徴とします。

1.明細書作成時に考慮すべき点、考え方、捉え方などを実務的な視点から説明。
2. 明細書の記載における表現、内容のあり方、問題点について、可能な限り、裁判例を参照しつつ考察。
3. 進歩性、特許法第36条関係などの特許要件について、裁判例をベースにまとめ、分析し、現在の特許庁及び裁判所の運用の実態が容易に理解できるように記載。
4. 裁判例は出来るだけ新しく、かつ化学、バイオ分野の事件を中心に選択。
5. 専ら実務でのノウハウ的事項を重視し、教科書的事項にとどまらず、これらをできるだけ多く盛り込む。
6. 出願戦略という視点から、各種の問題点を整理。

 「良い明細書の書き方」と言うテーマは、弁理士にとっても永遠の課題であり、絶対的な解答はないであろうが、本書が、日々実務を行う際の座右の書として活用いただければ幸いでございます。
目次
第1章 発明の把握
1.発明とは
(1)発明の定義
(2)「天然物」と「情報」
(3)「技術」と「技術的思想」
2.発明の類型
(1)3つのカテゴリー
(2) 発明の類型と実施行為
(3)発明の類型と利害得失

第2章 クレームの作成(基礎)
1.クレームの表現
(1)物の総括的表現
(2)選択肢の表現
(3)「からなる」、「含む」、「有する」
(4)ジェプソン形式
(5)「特徴とする」形式
(6)除くクレーム
2.独立項と引用項
(1)独立形式請求項
(2)引用形式請求項
3.化学・バイオ発明の特定
(1)化学物質の一般的特定手段
(2)各種物質に特有な特定手段
(3)製法の特定手段

第3章 戦略的なクレームドラフティング
1.「明細書は権利書である」という視点から
(1)広くて強い権利
(2)権利行使に強いクレームと弱いクレーム
(3)「ライセンス、損害賠償など」からみたクレームドラフティング
2.共同出願におけるクレームドラフティング

第4章 明細書の作成
1.明細書の構成
2.発明の効果の記載
(1)発明の効果の記載と問題点
(2)侵害訴訟における「発明の効果」の扱い
3.発明を実施するための形態の記載
(1)クレーム発明の説明
(2)用語の説明
(3)文章の表現
(4)数値範囲の記載132
(5)各種発明における具体的留意事項
4.実施例の記載
5.戦略的な実施例・比較例の作成
(1)実施例の作成
(2)比較例の記載
6.明細書の作成と誤記
7.明細書の作成と優先権
8.明細書の補正と新規事項の追加
(1)補正と新規事項
(2)実施例の記載に基づく補正と新規事項の問題
(3)補正の自由度を上げるための戦略的記載

第5章 特許要件(その1)…産業上の利用可能性など
1.発明の完成と発明未完成
2.産業上の利用可能性(有用性)
(1)産業上の利用可能性とは
(2)治療方法、診断方法の発明
3.不特許事由

第6章 特許要件(その2)…特許法第36条関係
1.実施可能要件(特許法第36条4項1号)
(1)実施可能要件とは
(2)「how to makeとhow to use」について
(3)実施可能要件違反となる類型
(4)「how to make」の要件
(5)「how to use」の要件
(6)「当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等」について
(7)実験成績証明書の参酌
(8)実施可能要件を考慮した明細書作成時の留意点
2.サポート要件(特許法第36条6項1号)
(1)サポート要件とは
(2)裁判例が説示する判断基準
(3)サポート要件違反となる類型
(4)サポート要件判断の前提要素/審査過程での主張などとの関係
(5)サポート要件が否定される裁判例の類型
(6)サポート要件の充足を認める裁判例の類型
(7)サポート要件の充足性(厳格/硬直な判断と寛容/柔軟な判断)
(8)明細書作成上の留意点と実験成績証明書
(9)実施可能要件とサポート要件の違い
(10)米国での記載要件との対比
3.明確性要件(特許法第36条6項2号)
(1)明確性要件とは
(2)明確性要件に違反する類型
(3)裁判例からみた明確性の解釈、判断手法
(4)裁判例からみた明確性要件

第7章特許要件(その3)…新規性と先願範囲の拡大
1.新規性
(1)新規性とは
(2)「請求項に係る発明」の認定方法
(3)引用発明の認定方法
(4)公然実施における問題
(5)対比判断の手法
(6)各種の事情と新規性判断
(7)引用発明の追試実験
(8)選択発明について
2.先願範囲の拡大
(1)同一性の判断
(2)特許法第29条の2の規定と出願戦略
(3)裁判例

第8章 特許要件(その4)…進歩性
1.進歩性の基本的な考え方
(1)進歩性の判断基準
(2)進歩性判断における相違点の検討
(3)本発明の認定について
(4)引用発明の認定について
(5)出願後に頒布された刊行物の参酌
(6)公然実施発明に基づく進歩性判断
(7)進歩性判断における周知技術の扱い
(8)進歩性判断における技術常識の扱い
(9)進歩性の主張と明細書の根拠
(10)後出し実験データの参酌
(11)進歩性と特許法36条の要件
2.進歩性否定の論理
(1)容易推考な構成
(2)動機づけ
(3)取得プロセスの容易性
(4)設計変更等
3.進歩性肯定の論理
(1)阻害要因
(2)解決課題
(3)示唆の不存在
(4)動機づけの不存在
(5)当業者の通常の創作能力の発揮ではないこと
(6)後知恵の排除
4.発明の効果
(1)効果の類型
(2)予測されない効果
(3)顕著な効果とその捉え方
(4)顕著な効果の主張により進歩性が肯定された裁判例
(5)効果の主張が否定された裁判例
(6)効果の参酌
5.数値限定発明における進歩性
(1)数値限定発明の分類
(2)タイプAの発明の進歩性
(3)タイプB の発明について
(4)タイプC の発明について
6.明細書作成時の留意点

第9章 化学・バイオ分野に特有な発明
1.プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
(1)クレーム表現とクレーム解釈の問題
(2)最高裁判決によるPBPクレームの解釈基準と特許庁の取扱い
(3)プロセスの意義
(4)米国およびドイツ国における権利解釈
(5)明細書作成時の留意点
2.変化する発明
(1)組成物発明における変化
(2)各種の変化(構造変化、性状変化、物性変化、濃度変化)
(3)各種変化に関連する裁判例
(4)明細書作成時の留意点
3.用途発明
(1)用途発明とは
(2)用途限定の一般的な考え方
(3)用途発明のクレーム表現
(4)食品分野の用途発明
(5)医薬分野の用途発明
(6)用途特許の効力と諸問題
4.数値限定発明の諸問題
(1)測定法および測定条件に関する問題
(2)数値範囲のクレーム解釈

第10章 出願戦略を考える
1.侵害態様の点から
(1)文言侵害
(2)均等侵害
(3)間接侵害
2.学会発表の点から
(1)学会等での発表と特許出願の関係
(2)「新規性喪失の例外規定」の留意点
(3)実務上の指針
3.国内優先権主張出願又は外国出願と論文発表との関係
(1)出願前、出願後にも論文発表がない場合
(2)論文発表が出願前にある場合
(3)論文発表が出願後にある場合
(4)実務上の指針
4.研究と出願戦略
(1)各種要因を考慮した出願戦略
(2)特許出願の出願手続上の戦略
(3)基本特許と周辺特許

第11章 明細書のチェックポイント
1.実体的なチェックポイント
(1)クレームのチェック
(2)明細書(一般説明)のチェック
(3)明細書(実施例・比較例)のチェック
(4)図面、表などのチェック
2.形式的なチェックポイント
3.その他

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